Ноябрь 2021

Верховный Суд Российской Федерации указал судам на что следует обратить внимание в делах о возмещении компенсации за использование чужого товарного знака 

Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) обратился в Арбитражный суд с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью (далее - ООО) о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, а также о признании незаконным использования ООО обозначения, в том числе в фирменном наименовании.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований было отказано. Однако Постановлением апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, решение суда отменено и с ООО в пользу ИП взыскана компенсация за неправомерное использование обозначения.

ООО, ссылаясь на существенное нарушение судами апелляционной и кассационной инстанций норм материального и процессуального права, подало жалобу в Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) и попросило отменить обжалуемые постановления, а также оставить в силе решение суда первой инстанции.

Рассмотрев жалобу, ВС РФ установил, что судами не было учтено следующее.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака при выполнении работ, оказании услуг, на документации, в объявлениях, на вывесках и в рекламе (пп. 2, 3, 4 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 28.07.2011 г. № 2133/11, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами на вывесках при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

ООО, оспаривая иск ИП, указывало на использование на вывеске магазина обозначения не как самостоятельного отдельного обозначения, относящегося к товарам и услугам, а в качестве составной части своего фирменного наименования, а также ссылалось на осуществление им деятельности в ином регионе, на отчуждение исключительного права на знак обслуживания ИП позднее регистрации фирменного наименования, отсутствие введения в заблуждение потребителей ввиду неиспользования ИП и лицензиатами знака обслуживания.

Граждане и юридические лица в силу ст. 9 ГК РФ вправе осуществить выбор способа защиты нарушенного права по своему усмотрению, однако избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права.

В силу п. 1 ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными данным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предъявляя рассматриваемый иск, ИП просил признать незаконным использование ООО в фирменном наименовании сходного со знаком обслуживания обозначения и взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на него.

П. 6 (абз. 1, 3) ст. 1252 ГК РФ определено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном данным Кодексом, может требовать полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 г. № 985/10 (далее - ПП ВАС РФ № 985/10), указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Суд апелляционной инстанции вопреки требованиям положений статей 65, 66, 168, 169, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не выяснял, просит ли ИП, предъявляя требование о признании незаконным использования ООО сходного со знаком обслуживания обозначения в фирменном наименовании, запрета использования ООО фирменного наименования, не определил правовую квалификацию заявленного требования и не отразил в резолютивной части постановления результат рассмотрения данного требования предпринимателя.

При этом, указав лишь на преимущество знака обслуживания ввиду более раннего возникновения исключительного права на него, суд апелляционной инстанции не исследовал и не установил возможность введения в заблуждение потребителей сходными средствами индивидуализации (принадлежащим предпринимателю знаком обслуживания и фирменным наименованием ООО) относительно того, какое лицо оказывает им услуги с использованием обозначения, в соответствии с положениями п. 6 ст. 1252 ГК РФ и правовым подходом, отраженным в ПП ВАС РФ № 985/10.

Судом апелляционной инстанции не исследовались также вопросы о том, требует ли ИП признать незаконным использование фирменного наименования во всех видах деятельности ООО или лишь в определенных видах деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и при осуществлении которых под этим фирменным наименованием создается конкуренция со знаком обслуживания.

Согласно выводам, изложенным в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 25.06.2019 г. № 1522-О, от 29.09.2020 г. № 2274-О содержащиеся в положениях ст. 168 АПК РФ предписания, обязывающие арбитражный суд при принятии решения оценивать доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определять, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не установлены, какие законы и иные нормативные акты следует применить по данному делу, устанавливать права и обязанности лиц, участвующих в деле, решать, подлежит ли иск удовлетворению, будучи направленными на обеспечение принятия арбитражным судом законного и обоснованного решения, являются процессуальной гарантией права на судебную защиту.

Таким образом, заявленное ИП требование о признании незаконным использования ООО обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания, в фирменном наименовании по существу не рассмотрено, доводы ООО в этой части не оценены, результат рассмотрения данного требования в резолютивной части постановления не отражен.

Несмотря на то, что ООО указывало на допущенное нарушение норм процессуального и материального права в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции не устранил допущенный судом апелляционной инстанции пробел при рассмотрении заявленных предпринимателем требований.

Суды апелляционной и кассационной инстанций не учли, что разрешение требования в этой части являлось предопределяющим для признания факта нарушения исключительного права ИП и взыскания компенсации, поскольку при недоказанности факта правонарушения компенсация взысканию не подлежит (п. 3 ст. 1252 ГК РФ, п. 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума N 10).

Вместе с тем Судебная коллегия посчитала необходимым отметить, что выводы суда апелляционной инстанции в части удовлетворения требования ИП о взыскании компенсации также не соответствуют положениям ст. 1252, 1515 ГК РФ и разъяснениям, изложенным в п. 59, 61, 62 постановления Пленума № 10.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного

знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрен расчет компенсации двумя способами, в равной мере применимыми при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе по собственному усмотрению требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном пп.1 либо пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (постановления Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 г. № 3602/11, от 02.04.2013 г. № 16449/12).

Взыскивая компенсацию в заявленном размере, суд апелляционной инстанции, выводы которого поддержал суд кассационной инстанции, признал обоснованным представленный ИП расчет и указал на то, что ООО не опровергнуты сведения об объеме оказанных услуг и правильность расчета компенсации, доказательств в подтверждение доводов о необоснованности размера компенсации и чрезмерности не представлено.

Однако судами не учтено, что ИП просил взыскать определенную произвольно компенсацию (без представления подтверждающих указанные им сведения доказательств) со ссылкой одновременно на два способа расчета: в порядке, предусмотренном пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ и пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, что противоречит положениям данной статьи, разъяснениям, приведенным в п. 59 постановления Пленума № 10, о том, что при заявлении требования о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации.

Судебная коллегия посчитала, что при рассмотрении дела судами были допущены существенные нарушения норм материального права и процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов, в связи с чем в соответствии с ч. 1 ст. 291.11 АПК РФ принятые судебные акты подлежат отмене.

Поскольку суд первой инстанции, отказывая в иске, сделал вывод об отсутствии у предпринимателя нарушенного права без исследования юридических значимых обстоятельств, изложенных в настоящем определении, дело подлежит направлению на новое рассмотрение по существу в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, установив фактические обстоятельства дела, учитывая доводы лиц, участвующих в деле, правильно применив нормы материального и процессуального права, разрешить спор.

* Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 по делу N 309-ЭС21-12265, А50-908/2020